外观设计专利侵权的新普通者观察法 ——以Gorham White一案为例外文翻译资料

外观设计专利侵权的新普通者观察法

——以Gorham White一案为例

原文作者CHRISTOPHER V. CARAN

摘要：一百三十五年前，美国最高法院在Gorham诉White一案中确立了一项名为“普通观察者”的外观设计专利侵权测试法，即通过一般人的眼光判断。从那以后，法院一直采用该方法。最近，在Arminak和Egyptian案联邦巡回法院不恰当地将这个“普通观察者”替换为一个“本领域专业设计人员”测试法，即通过一个使用熟悉该行业设计的人去判断。为了使外观设计专利侵权判例与美国最高法院在Gorham案确立的原则一致，联邦巡回法院应恢复“普通观察者”标准中的“普通”要求。

关键词：外观设计； 侵权； 普通者观察法； 本领域专业设计人员

导言

一百三十五年前，美国最高法院在Gorham诉White案中规定了外观设计专利侵权的检验标准。从那以后，Gorham测试法一直是外观设计专利判例的基石；法院和国会都没有修改，甚至也没有解决这个问题。Gorham法院认为，外观设计专利侵权行为的测试法是将专利设计的总体外观与被告设计的外观设计进行比较，将通过“一般人的眼睛”和“普通观察者”来判断，以及不是通过“本领域专业设计人员”的眼睛。总的来说，Gorham一案的决定可以描述如下：

法院认为，根据“本领域专业设计人员”的意见进行的检验将“破坏国会打算给予的所有保护”。这是因为熟悉这一行业的人可以很容易地辨别出类似设计的产品之间微妙的和无关紧要的变化或差异。因此，这些“非凡的观察者”很少会被外观设计相似的产品所欺骗，这使得一个外观设计专利的持有者几乎不可能证明所包含的设计专利。事实上，根据“本领域专业设计人员”的检验，只有侵权方出售外观设计专利的确切复制品的案件才会被发现。这不是Gorham一案法院确立“普通观察者”检验标准得出的结果，也不是国会通过专利法时的结果。

最近联邦巡回法院在Arminak和Egyptian Goddess两个案子中的意见与Gorham所确立的测试法意见相左。两根案件都错误地把“本领域专业设计人员”来替代“普通者观察法”。

在Arminak案件中，联邦巡回法院反对以“普通人的眼光”来判断外观设计专利侵权，相反创造了一个依赖于“本领域专业设计人员”的判断法。

Arminak一案法院所持的观点是以工业买家的眼光去判断侵权，这与Gorham一案中最高法院明确地禁止使用“本领域专业设计人员”的视角去判断外观设计专利侵权相违背。简单地说，工业买家是“精通这个行业的人”。他们是训练有素的专业人士，他们的工作取决于他们辨别产品之间细微差别的能力； 他们被一个设计欺骗了，而不是一个精确的复制品。总之，工业购买者的看法绝不是“普通”。

在Arminak案不久后，联邦巡回法院在Egyptian一案中再次使用了“本领域专业设计人员”测试法。具体来说，Egyptian案法院认为，“普通观察者”是一个“意识到大量与现有设计相似”和“熟悉现有设计”的人。通过将观察者定义为对现有设计有高度了解的人，Egyptian案法庭实际上将“普通观察者”提升为类似于Arminak案中“本领域专业设计人员”。

II Gorham案要求以普通者的角度判断外观设计专利侵权

在Gorham诉White一案中，最高法院面临以下基本和关键的问题：外观设计专利侵权的检验，即比较外观设计专利与被控侵权外观设计的整体是否相同或相似，是从“本领域专业人员”还是“一般人的眼睛”来判断的？

Gorham从Gorham制造公司开始，在纽约南区巡回法院提起诉讼，指控其为“勺子和叉子手柄”的设计专利编号1440受到侵犯。Gorham因White在某些“勺子和其他物品”上的手柄设计而起诉。Gorham的专利手柄设计在左边，White的手柄设计被指控。

在Gorham的下级法院诉讼期间，地区法院听取了双方关于外观设计相似之处的证据。 为作出侵权决定而对熟悉该行业的人士进行的调查。White认为，只有精通这一行业的人才有资格就是否侵权作出决定。因此，White提供了数十名“业内人士”的证词，例如商人、经销商、经纪人、设计师等，他们作证说，在他们看来，这两种设计都是实质性不相似的。 这些人指出被告的外观设计几个不同之处。

另一方面，原告Gorham敦促下级法院将“普通观察者”的看法作为判定设计专利侵权的适当标准。Gorham指责被告的外观设计是用于欺骗普通观察者，而非专业人士。Gorham指出，毕竟，普通观察者是装饰手柄上的勺子和叉子的最终消费者。Gorham争辩说，如果普通观察者被欺骗，，然后该设计专利权人就会受到了伤害。为了支持其论点，Gorham介绍了证据，表明“普通观察者”认为这两种设计实质上是相同的。Gorham提供的证词表明，普通观察员的洞察力不会像熟悉这一行业的人那样敏锐，而且实际上也会被被告的外观设计而欺骗。

下级法院考虑了原被告双方的证据，并断然拒绝了普通观察者的检验：“不可能同意这样的观点，即以一般人的知识水平和能力去判断外观设计专利侵权问题。下级法院不仅拒绝了普通观察者的检验，而且肯定地认为，侵犯外观设计专利必须以熟悉该设计领域的人的看法为基础。

最高法院对此事进行了复审，并推翻了下级法院，裁定该外观设计专利受到侵犯。在得出结论时，法院明确拒绝了下级法院的观点。具体而言，最高法院指出：

下级法院有学识的法官认为判断外观设计专利侵权的角度，必须以本领域设计专业人员，或包含外观设计专利的产品的制造商、销售者，或一个经常将两专利相比较的人为准。我们不能同意这一点。这样的判断方法将破坏国会法案所要保护的一切。外观设计专利绝不会被盗版，因为就算凭借人类的聪明才智，也从来没有产生过一个设计，在所有的细节上都和另一个完全一样，而导致专家无法区分它们。没有哪一张伪钞在外观上与真值如此一致，以至于有经验的艺术家无法分辨出不同之处。据说雕刻机能区分由同一版块所作的印模。因此，专家并不是被欺骗的人。比他们眼中的实质相似要少得多，从而导致得出侵权的案例变少，无法有力保护外观设计专利。

总之，Gorham案至少包括两个规则：(1)外观设计专利侵权的判定必须基于“一般人的眼睛”的观念，即“普通观察者”。普通观察者和外观设计专利侵权判定不得以熟悉该行业的人的看法为基础。正如Gorham法院明确指出的那样，必须遵守这些原则，以便为外观设计专利提供有意义的保护。在Arminak和Egyptian案中，联邦巡回法院似乎偏离了这些基本原则。

III Arminak案将普通观察者解释为工业购买者违反了Gorham案的原则

Arminak案的事实可以公平地表述如下：制造商创建并组合产品A和产品B，生产AB产品，然后由制造商出售给工业买方，将产品AB与产品C组合在一起。由此产生的成品ABC依次由工业买方出售给零售商，然后零售商将成品ABC卖给消费者。在分析侵权问题时，Arminak法院试图确定谁应该是普通观察者：购买产品AB的工业买家，还是购买 ABC的零售消费者。 Arminak法院的结论是，普通观察者是工业买方，而不是零售消费者。

一般而言，Arminak法院得出的错误结论与Gorham的下级法院相同。正如Gorham的下级法院对普通观察者的判决是“随意的、漠不关心的和不明智的”，因而不是外观设计专利侵权的适当仲裁者。Arminak法院决定，零售消费者在观察被告商品的外观设计时缺乏“作出合理区分决定的能力”。两家法院都错误地拒绝并似乎不信任普通人的看法，以换取“精通该行业的人”的看法。虽然Arminak承认Gorham禁止将“精通该行业的人”的意见用于外观设计专利侵权判定，但它从未回答，工业买方实际上是否是一个“精通该行业的人”。

作为一项政策，Arminak控股公司威胁到了大多数外观设计专利的可执行性。在交易中，即使设计欺骗普通购买者，也能很容易地识别出类似设计的产品之间微妙的变化或差异。利用受过训练的工业买方的能力，会得出一个不公正的不侵权结果。零售消费者虽然没有注意到，但工业买家会注意到这些微小的和无关紧要的差异，因此，要求做出不侵权的裁决。然而，由于零售消费者被欺骗，“专利权人” 受到损害，专利被授予的市场的优势被摧毁。Arminak完全忽略了这对专利权人的伤害。因此，在这种情况下，外观设计专利权人没有在市场上保护其外观专利设计的有效手段。在Arminak案中，只有侵权方出售专利设计的确切复制品的案件才会被发现。这不是最高法院在确立“普通观察者”标准时或在国会通过“专利法”时想要的结果。

IV Egyptian案从普通观察者到精通在先设计者的转变冲击着Gorham案的原则

在举行Arminak会议后不久，联邦巡回法院再次在其决定中使用了Egyptian案的判断方法，默许了一个“本领域专业设计人员测试法”。Egyptian法院说，“普通观察者”是一个“意识到大量密切相似的现有设计”和“熟悉现有设计”的人。

在Egyptian案决定之前，对外观设计专利侵权的裁定需要满足两种不同的测试法，即戈勒姆“普通观察者”测试和所谓的“新颖性”测试。鉴于对后一项测试相当混乱，联邦巡回法院在其给予重新审理的命令中直截了当地问，新颖性测试的设计要点是否应成为判断外观设计专利侵权的一部分。最终，恩贝恩法院取消了新颖性测试，以填补废除测试法留下的法律空白，从而解决“错误的积极侵权问题”，法院将普通观察者定义为具有很高智力的和对现有设计有着丰富知识的人。

具体来说，Egyptian案的“超常观察者测验”指出，普通观察者是一个“熟悉现有设计的人”，并且“知道大量相似的先前设计”的人想必，通过用这种方式定义普通的观察者，Egyptian案试图面对虚假的正面问题。换句话说，对现有设计了如指掌的观察者不会错误地认定被告的设计只是在实践现有设计的情况下的侵权行为。大概，这个观察者知道什么设计是新的，什么设计是旧的(并且可以复制)。然而，虽然拟议的定义可能会解决虚假肯定侵权的问题，但这一法律。 来自Egyptian案的盖奇违反了最高法院在戈勒姆的先例。简单地说，观察者是一位“熟悉现有技术”和“意识到大量的密切相似的人”。 以前的艺术设计“不是普通的，它们是超凡脱俗的。”正如第一部分所讨论的，戈勒姆明确禁止使用“在有关行业中精通设计的人”。Egyptian案提议使用“普通观察”。他意识到“大量密切相似的现有艺术设计”和“熟悉现有设计”，完全属于这个被禁止的个人类别。如法院在Gorham案中所述，依靠这种专家的看法，“将破坏所有的保护，国会打算给予的。”

比他们眼中的实质身份要少得多，一般人的眼睛和普通敏锐的观察者是无法区分的，这将使他们接受检查。把设计放在普通聪明人所给予的观察程度上的等分线。法律的目的必须在可能的情况下实现；但是，显然不能，如果，虽然设计的一般外观被保留下来，但细节上的细微差别是由专家观察到的，但一般观察者却没有注意到。 那些购买和使用的人，足以使模仿设计免于被谴责为侵权行为。

外文文献出处：THE JOHN MARSHALL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW（2009）

附外文文献原文

THE NEW 'EXTRA一ORDINARY' OBSERVER TEST FOR DESIGN PATENT

INFRINGEMENT-ON A CRASH COURSE WITH THE SUPREME COURTS

PRECEDENT IN GORHAH V. WHITE

CHRISTOPHER V. CARAN

I INTRODUCTION

Over one hundred and thirty-five years ago, the United States Supreme Court laid down the test for design patent infringement in Gorham v. White.l Ever since,the Gorham test has been the bedrock of design patent jurisprudence neither theCourt nor Congress has modified, or even addressed the test.2 The Gorham Courtheld that the test for design patent infiingement, which compares the overallappearance of the patented design with that of the accused design, is to be judgedthrough the 'eyes of men generally' and 'ordinary observers,' and not through the

eyes of a 'persons versed inhellip;the trade.' 3 Graphically, the decision of Gorham can be depicted as follows:

The Court reasoned that a test based on the observations of 'persons versed in . . . the trade' would 'destroy all the protection, which the act of Congress intended to give.'4 This is because persons versed in the trade can readily discer

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